公示公告

作者：杨政委

01.OEM的概念 

      OEM是Original Equipment Manufacture（原始设备制造商）的缩写，它是指一种“代工生产”方式，国内俗称“贴牌”生产，是指由境外委托方提供商标授权，境内企业加工或装配产品后，再贴上商标或品牌返销国外的经营活动。

02.OEM商标侵权的司法裁判现状 

      自改革开放以来，涉外定牌加工贸易方式是我国对外贸易的重要方式,随着我国经济发展方式的转变，人们对于在涉外定牌加工中产生的商标侵权问题的认识和纠纷解决也在不断变化和深化，OEM商标侵权案件也在逐年上升，OEM商标使用是否侵犯中国注册商标权目前存在两种裁判观点：

观点一：不构成侵犯商标权，理由是OEM商标的使用行为，不发挥实际识别功能、不发生实际误认、混淆，且获得了授权。

观点二：构成侵犯商标权，理由是OEM商标的使用行为，可能发挥识别功能，可能发生混淆；未在中国注册商标，没有所谓的使用授权。

案例1           

审理法院：浙江省高级人民法院

案号：(2019)浙民申2976号

裁判日期：2019.11.01  

基本案情：GRADUS公司在美国注册了“IMPACT”图文组合商标，授权宇铨公司，加工的商品在其注册商标核定使用的范围内；印有该商标的所有产品均应交付GRADUS公司，并全部出口美国；佳弘公司系第9495255号“IMPACT”商标的注册人；佳弘公司认为宇铨公司的行为不属于涉外定牌加工，其行为构成商标侵权。

裁判要旨：本案中，宇铨公司受案外人GRADUS公司委托，按照其要求生产被诉侵权产品并使用了被诉侵权标识，被诉侵权产品全部出口至境外，不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品与佳弘公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可性能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为，不构成对佳弘公司商标权的侵犯。

案例2                        

审理法院：山东省青岛市中级人民法院  

案号：(2020)鲁02民终3269号   

裁判日期：2020.05.19

审级：二审

基本案情：土耳其公司授权委托托普泰克公司生产，授权商标左部分为一圆形象征轴承的图案，中间标有“KWK”字样；右部分为字体较大的“KWK”标识，右部分下部的英文字母“BEARING”的含义为轴承，系商品通用名称。托普泰克公司在销售的被诉侵权商品包装盒子正面显著位置标示了土耳其公司注册商标的左部分、在包装盒子侧面位置标示了土耳其公司注册商标的右部分；斯玛克公司拥有中国“KWK”商标，该商标为纯文字商标。

裁判要旨：本院认为，托普泰克公司取得了土耳其公司生产装运轴承使用KWK标牌的授权，且销售的涉案产品上使用的KWK图形与土耳其公司在土耳其国内注册的商标图形一致，土耳其公司向被告提供了其注册商标证书，被告对境外委托已尽到合理的注意义务。从被告提交的报关单可以看出，被告将KWK轴承销往土耳其，并未在中国境内销售，斯玛克公司亦未举证证明被告在中国境内销售涉案产品，故不会造成中国境内相关公众产生混淆和误认，不会侵犯斯玛克公司的商标权。

审理法院 ：最高人民法院  

案号 ：(2019)最高法民再138号   

裁判日期 ：2019.09.23

审级：再审

基本案情：缅甸美华公司拥有缅甸“HONDAKIT”商标，恒胜集团公司接受委托加工生产并出口标有“HONDAKIT”标识的摩托车整车散件；本田株式会社拥有中国“HONDA”商标，法院认定为涉外定牌加工。本田株式会社诉恒胜集团公司侵犯其商标权。该案经过一审（认定侵权）、二审（认定不侵权）、再审（认定侵权）。

裁判要旨：

      （一）商标使用行为是一种客观行为，通常包括许多环节，如物理贴附、市场流通等。在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”。

      （二）商标法规定的“容易导致混淆的”一语，指的是如果相关公众接触到被诉侵权商品，有发生混淆的可能性，并不要求相关公众一定实际接触到被诉侵权商品，也并不要求混淆的事实确定发生。

      （三）没有在中国注册的商标，即使其在外国获得注册，在中国也不享有注册商标专用权，与之相应，中国境内的民事主体所获得的所谓“商标使用授权”，也不属于我国商标法保护的商标合法权利，不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。

      再审认定：恒胜集团公司侵犯本田株式会社商标权。

      (2019)最高法民再138号作为最高院公布的经典案例，在司法实践中能促进法律的正确适用，限制法官的自由裁量权，杜绝同样或相似的案件出现迥异的结果以维护法律的严肃性和权威性，归根结底，通过司法解决纠纷，在法律适用上，要维护法律制度的统一性，不能把某种贸易方式简单地固化为不侵犯商标权的除外情形，否则就违背了商标法上商标侵权判断的基本规则性。

      根据商标法第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”该条规定的“用于识别商品来源”指的是商标使用人的目的在于识别商品来源，包括可能起到识别商品来源的作用和实际起到识别商品来源的作用。

      《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条规定：“商标法所称相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。

      司法是动态的司法，在加大知识产权保护的司法环境下，最高人民法院扩大了商标法相关条款中识别功能、混淆原则的解释，为今后的国际贸易中OEM商标侵权明确了认定规则：

      （一）商标使用的识别功能包括实际发挥识别和可能发挥识别。

      （二）相关公众包含了消费者与经营者，商标的使用混淆不要求确定发生，只要求可能发生。

      （三）即便是定牌加工，但未在中国注册商标，所谓的使用授权，不属于抗辩事由。

04.OEM贸易下的商标侵权风险防范

      面对日益强化的知识产权保护形势，企业不能盲目接受国外企业的OEM订单。保持严谨的态度采取周全的防范措施，才能最大程度的保护己方利益，应注意以下三点：

      第一，业务订立之前，应当审查国外企业的商标资质，对于其出具的证明文件和法律文书进行严格的形式审查；核定的使用商标类别（基于尼斯分类的商标类别）与委托加工生产的商品类别要保持一致；使用的商标必须与权利证书上的商标完全一致；审核出口目的国是否为商标权利国；审查该商标在中国的权属情况，如有，应当与之达成商标许可。

      第二，订立合同时，明确该合同为加工承揽合同而非销售合同，明确标的物的订单数量，违约责任，发生商标侵权责任如何承担等内容。

      第三，完成加工任务后，确保所有标的物销往合同指定的国家或地区，并妥善留存相关单据和文书，出关资料记载的出货数量应当与合同订单量一致。出口标的物在运输环节中应当杜绝商标标识的展示，若有可能，商标标识在到达目的国或地区后进行贴附。

      总之，在国际形势聚变的环境下，在国家加强知识产权保护态势下，司法亦为动态的司法，OEM商标侵权的认定规则与风险防范都非一成不变。企业唯有以OEM合作方式作为提升自身的机遇与开拓视野的窗口，熟悉国际市场环境，了解新产品，学习新技术，挖掘国际市场需求，加强自主品牌建设，提升自有品牌创新能力和研发能力，实现由定牌加工出口向自主品牌出口的转变，才能真正意义上适应商标规则，化解侵权风险。